REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y
OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, N.° 7978, DE 6 DE ENERO DE 2000 Y DE LA LEY DE
PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD,
N.° 6867, DE 25 DE ABRIL DE 1983
DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME
Expediente N.º 16.118
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Las
suscritas Diputadas y Diputados miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos
rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME sobre el proyecto de ley Reforma de varios artículos de la Ley de
marcas y otros signos distintivos, nº 7978, del 6 de enero de 2000 y de la ley
de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad,
n.º 6867, de 25 de abril de 1983, Expediente No. 16.118, iniciativa del Poder
Ejecutivo y publicado en La Gaceta No. 82 del 28 de abril del 2006.
Para
la discusión de este proyecto de ley, la Comisión escuchó el criterio de varias instituciones como lo son: el
Ministerio de Comercio Exterior, el Tribunal Registral Admininistrativo y el
Registro de la Propiedad Intelectual.
El
proyecto pretende ajustar las normas en materia de marcas y patentes de invención. Respecto a las marcas se incluyeron las
marcas sonoras y marcas olfativas.
Tanto
en materia de marcas como de patentes de
invención, se mejoran los procedimientos registrales, en especial se incorpora
el tema de los requisitos para los
poderes, con el propósito de resolver algunos de los problemas principales de
los registros y buscar un equilibrio entre la seguridad jurídica y la agilidad
que la disposición de estos derechos requiere.
Por
otra parte, en materia de Denominaciones de Origen, se restringe la utilización de estas para evitar
la confusión al publico consumidor, restringiendo su utilización a quien sea
autorizado por el titular.
En materia de patentes de invención se establece que,
en caso de atraso en el otorgamiento de la patentes, si este atraso o demora es
imputable a los registros correspondientes; se establece una reposición en el
plazo de protección conforme a las reglas que se disponen. Igualmente, en el
caso de autorizaciones por parte del
Ministerio de Salud, para la comercialización de una droga nueva que se da
sobre la base de una patente de invención registrada, si las autoridades correspondientes tienen
atrasos en el proceso de autorización imputables, únicamente, a la
administración, el plazo de protección de la patente de invención se extiende
conforme las reglas indicadas en la ley.
Es importante indicar que en el caso de los productos
farmacéuticos, esta reforma se
fundamenta en las necesidad de incentivar y estimular la investigación y
desarrollo de estos productos y que el Estado sea responsable, por el perjuicio
que puede significar los atrasos, toda vez que trata de inversiones y esfuerzos
considerables.
Como se indicó,
con las reformas se aclaran y
mejoran los procedimientos registrales, tal es el caso, de las tasas que se
uniforma con las normas generales de los registros. También, en materia de
tasas se establece una reducción de en el costo de las tasas para las
universidades y otras instituciones publicas,
lo cual estimula y coopera con
estas instituciones, en materia de
costos.
Finalmente, este proyecto cumple con lo dispuesto en
el Capítulo XV del Tratado de Libre Comercio entre Republica Dominicana,
Centroamérica y Estados Unidos, en materia de Propiedad Intelectual, lo cual
facilita la implementación eventual que tendría este en una eventual
aprobación.
No obstante, la Comisión es consciente que
independientemente de compromisos internacionales que Costa Rica asuma, las
reformas son necesarias y mejoran la protección en materia de Propiedad
Intelectual.
Por los motivos expuestos anteriormente, sometemos a
consideración del Plenario el presente dictamen, y solicitamos a las señoras y
señores diputados su apoyo para que este proyecto se convierta en ley de la
República. El texto es el siguiente:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y
OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY N.° 7978, DE 6 DE ENERO
DE 2000 Y DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN,
DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y
MODELOS DE UTILIDAD, N.° 6867,
DE 25 DE ABRIL DE 1983
ARTÍCULO 1.- Refórmanse
los artículos 3, 9 inciso j), 10 inciso e), 18, 35, 80, 82, 82 bis y 94 de la
Ley de marcas y otros signos distintivos, N.º 7978, de 6 de enero de 2000, para
que en adelante se lean de la siguiente manera:
“Artículo 3.- Signos
que pueden constituir una marca
Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo
o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios,
especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres
de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos y olfativos,
las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los
estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y
disposiciones de colores, los sonidos, así como cualquier otro distintivo. Asimismo, pueden consistir en la forma, la
presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas
o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios
correspondientes.
Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las
indicaciones geográficas contenidas en esta Ley, las marcas podrán referirse a
nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten
suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión
respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los
productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.
La
naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún
caso será obstáculo para registrarla.”
“Artículo 9.- Solicitud
de registro
La solicitud de registro de una marca será presentada
ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:
[...]
El
comprobante de la tasa establecida.
Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro,
por sí mismos con el auxilio de un abogado y notario o por medio de
mandatario. Cuando un mandatario realice
gestiones, deberá presentar el poder correspondiente conforme los requisitos
del artículo 82 bis. Si dicho poder se
encuentra en el Registro de la propiedad industrial, deberá indicarse el
expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro
en que se encuentra, pudiendo actuar el mandatario hasta donde le permitan las
facultades autorizadas originalmente.
La revocatoria del poder deberá registrarse por el
mandante o Notario Público autorizado, dentro del plazo de un mes a partir de
la fecha de revocatoria. La omisión de
este acto por parte del Notario Público, acarreará las sanciones establecidas
por las normas que regulan el ejercicio de esta profesión, sin perjuicio de
otras sanciones de acuerdo a la normativa vigente.
[...]
Artículo 10.- Admisión
para el trámite de la solicitud presentada
El Registro de la Propiedad Industrial le asignará una
fecha y hora de presentación a la solicitud de registro y la admitirá para el
trámite si cumple los siguientes requisitos:
[...]
e) Adjunta
el comprobante de pago de la tasa establecida.
[...]”
“Artículo 18.- Resolución
Si se han presentado una o más oposiciones, serán
resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante
resolución fundamentada.
Cuando no se justifique una negación total del
registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de
ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá
concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la
solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos
o servicios.
No se denegará el registro de una marca por la
existencia de un registro anterior si se invoca la defensa prevista en el
segundo párrafo del artículo 39 de la presente Ley y resulta fundada.
De no haberse presentado ninguna oposición dentro del
plazo establecido, el Registro de la Propiedad Industrial procederá a registrar
la marca.”
“Artículo 35.- Licencia
de uso de marca
El titular del derecho sobre una marca registrada o en
trámite de registro puede conceder la licencia para usarla. El registro de dicha licencia no es un
requisito condicionante para que la misma sea válida. No obstante, dicha licencia podrá inscribirse
para efectos de seguridad y publicidad registral. Si se inscribe, el movimiento solicitado devengará
la tasa fijada en el artículo 94 de la presente Ley.
En la solicitud de licencia de uso de marca deberá
informarse sobre el tipo de licencia, la duración y el territorio que cubre,
además de los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo 31 de
la presente Ley.
Conjuntamente con la solicitud de licencia de uso de
marca, deberán presentarse los documentos de licencia firmados por ambas partes
y, si es del caso, debidamente legalizados y autenticados por el cónsul de
Costa Rica. Deberán presentarse, además,
los documentos especificados en los incisos g) y h) del artículo 31, de la
presente Ley.
En defecto de estipulación en contrario, en un
contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:
a) El
licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del
registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio nacional y respecto
de todos los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca.
b) El
licenciatario no podrá ceder la licencia ni conceder sub-licencias.
c) Cuando
la licencia se haya concedido como exclusiva, el licenciante no podrá conceder
otras licencias respecto de la misma marca ni de los mismos productos o
servicios; tampoco podrá usar, por sí mismo, la marca en el país en relación
con esos productos o servicios.”
“Artículo 80.- Derecho
de empleo de la denominación
Sólo los productores, fabricantes o artesanos
autorizados para usar comercialmente una denominación de origen registrada,
podrán emplear junto con ella, la expresión "denominación de origen".
Las acciones relativas al derecho de usar una
denominación de origen registrada, se ejercerán ante los tribunales.
Son aplicables a las denominaciones de origen
registradas, las disposiciones de los artículos 26 y 73 de la presente Ley, en
cuanto corresponda.”
“Artículo 82.- Representación
Cuando el solicitante o el titular de un derecho de
propiedad industrial tenga su domicilio o sede fuera de Costa Rica, deberá ser
representado por un mandatario con domicilio en el país.
Si la personería del mandatario ya está acreditada en
el Registro de la Propiedad Industrial, en la solicitud solamente se indicarán
la fecha y el motivo de la presentación del poder y el número del expediente en
el cual consta, pudiendo actuar el mandatario hasta donde le permitan las
facultades autorizadas originalmente.
[...]”
“Artículo 82 bis.- Poder
para propiedad intelectual
Para actuar en nombre de una persona física o jurídica
en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá
contar con la autorización del poderdante, en documento privado autenticado
como formalidad mínima; y en todo caso
no se requerirá la inscripción del mismo.
Cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá
formalizarse conforme el derecho interno del país donde se otorgue, debiendo
autenticarse con los requerimientos establecidos en el ordenamiento jurídico
para surtir efectos en Costa Rica.
Salvo disposición en contrario, todo mandatario se
entenderá autorizado con carácter de poder especial, suficiente y bastante para
realizar todos los actos que las leyes autoricen realizar al propio titular de
los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes ante
cualquier autoridad, oficina o registro público, para la inscripción, registro,
renovación, traspaso, licencia y demás movimientos aplicados, conservación o
defensa de sus derechos, tanto en sede administrativa como judicial, en todas
sus instancias e incidencias.”
“Artículo 94.- Tasas
Los montos de las tasas que cobrará el Registro de la
Propiedad Industrial serán los siguientes:
a) Por la
inscripción de una marca en cada clase de nomenclatura: cincuenta dólares estadounidenses (US$50,00).
b) Por la
inscripción de cada nombre comercial:
cincuenta dólares estadounidenses (US$50,00).
c) Por la
inscripción de cada expresión o señal de propaganda: cincuenta dólares estadounidenses (US$50,00).
d) Por la
renovación de cada marca: cincuenta dólares estadounidenses (US$50,00).
e) Por el
traspaso, licencia de uso, cambio de nombre o cancelación de marcas: veinticinco dólares estadounidenses (US$
25,00) por cada clase de la nomenclatura internacional.
Por el traspaso, cambio de nombre o cancelación de
cada nombre comercial, expresión o señal de propaganda veinticinco dólares
estadounidenses (US$25,00).
g) Por
cada reposición o duplicado de un certificado de registro de renovación o de
cualquier otro documento semejante: veinticinco dólares estadounidenses
(US$25,00).
h) Por
cada solicitud de oposición: veinticinco dólares estadounidenses (US$25,00).
i) Por
cada modificación o corrección de una solicitud: veinticinco dólares
estadounidenses (US$25,00).
j) Por
cada división de una solicitud: cincuenta dólares estadounidenses (US$50,00).
k) Por
cada solicitud de denominación de origen: cincuenta dólares estadounidenses
(US$50,00).
l) Por
recargo en la renovación en plazo de gracia (seis meses): veinticinco dólares
estadounidenses (US$25,00).
m) Por la
solicitud de nulidad o cancelación de cada signo distintivo en cada clase:
veinticinco dólares estadounidenses (US$ 25,00).”
ARTÍCULO 2.- Refórmanse
los artículos 12, 13, párrafo sexto; 17, 21 y 33 de la Ley de patentes de
invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N.º 6867, de
25 de abril de 1983, para que en adelante se lean de la siguiente manera:
“Artículo 12.- Oposición
y observaciones
1) Cualquiera
que estime que se debe negar la concesión de la patente porque la solicitud
contraviene los requisitos de fondo prescritos en esta Ley, podrá interponer
oposición en el plazo de tres meses contados a partir de la primera publicación
de la solicitud en el diario oficial La Gaceta. La oposición deberá estar
debidamente fundamentada, acompañada de las pruebas pertinentes o su
ofrecimiento, y del comprobante de pago de la tasa de oposición. La presentación de las pruebas deberá hacerse
dentro del mes siguiente a su ofrecimiento, so pena de su inevacuabilidad.
2) En
caso de oposición, el Registro de la Propiedad Industrial la comunicará al
solicitante, previniéndole que presente su respuesta dentro del mes
siguiente. Transcurrido este plazo se
procederá al examen previsto en el artículo 13.
3) Vencido
el plazo sin que se hayan presentado oposiciones, se procederá al examen
previsto en el artículo 13.
Artículo 13.- Examen
de fondo
[...]
6) El
informe técnico a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo deberá
concluirse en un plazo improrrogable de seis meses, el cual se computará a
partir de la entrega de la solicitud para estudio a la entidad
correspondiente. El examen de fondo
deberá concluirse en el plazo de un año que se contará a partir de la entrega
de la solicitud para estudio a la entidad correspondiente.
[...]”
“Artículo 17.- Duración
de la protección de la patente
1) La
patente tendrá una vigencia de veinte años, contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud en su país de origen.
2) No
obstante lo dispuesto en el párrafo 1 anterior, si el Registro de la Propiedad
Industrial demora más de cinco años, contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud en la Oficina de Patentes de Invención nacional,
en otorgar la patente, o si el examen de fondo de la patente previsto en el
artículo 13 demora más de tres años, el titular de la patente tendrá derecho a
solicitar al Registro de la Propiedad Industrial una extensión de la vigencia
del plazo de la patente. Dicha solicitud
deberá formularse por escrito dentro de los seis meses siguientes al
otorgamiento de la patente.
3) Al
recibir la solicitud para la extensión de la vigencia del plazo de la patente a
que se refiere el párrafo 2 anterior, el Registro de la Propiedad Industrial
verificará si la demora en el otorgamiento de la patente se debe a retrasos
administrativos, imputables al Registro de la Propiedad Industrial, en la
tramitación de la solicitud de registro de la patente. En dicho caso, el Registro de la Propiedad
Industrial deberá extender el plazo de la patente en un día por cada dos días
en que se excedan los períodos de tiempo referidos en el párrafo 2. No obstante lo anterior, la extensión total
del plazo de la patente nunca podrá exceder de dos años.
4) Si,
por el contrario, la demora en el otorgamiento de la patente es imputable al
solicitante de la patente, o por algún otro motivo no es imputable al Registro
de la Propiedad Industrial, no se deberá extender el plazo de vigencia de la
patente.
5) Para
el caso de las patentes vigentes que cubran algún producto farmacéutico, cuando
la aprobación del permiso para la primera comercialización de dicho producto
farmacéutico en el país, otorgada por el Ministerio de Salud, demore más de
cinco años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de
aprobación de la comercialización del producto farmacéutico en el país, el
titular de la patente tendrá derecho a solicitar al Registro de la Propiedad
Industrial una extensión de la vigencia del plazo de la patente. Dicha solicitud deberá formularse por escrito
dentro de los seis meses siguientes a la aprobación del permiso para la primera
comercialización del producto farmacéutico en el país.
6) Al
recibir la solicitud para la extensión de la vigencia del plazo de la patente a
que se refiere el párrafo 5 anterior, el Registro de la Propiedad Industrial
verificará si la demora en la aprobación del permiso de comercialización del
producto farmacéutico cubierto por la patente se debe a retrasos
administrativos, imputables al Ministerio de Salud, en la tramitación de la
solicitud de aprobación del permiso de comercialización del producto, para lo
cual deberá consultar con el Ministerio de Salud. En dicho caso, el Registro de la Propiedad
Industrial deberá extender el plazo de la patente en un día por cada dos días
en que se excedan el período de tiempo referidos en el párrafo 5, siempre que
el plazo restante de vigencia de la patente no exceda de diez años. No obstante lo anterior, la extensión total
del plazo de la patente nunca podrá exceder de dos años.
7) Si,
por el contrario, la demora en la aprobación del permiso de comercialización
del producto farmacéutico es imputable al solicitante, o por algún otro motivo
no es imputable al Ministerio de Salud, no se deberá extender el plazo de
vigencia de la patente.”
“Artículo 21.- Nulidad
1) El
Registro de la Propiedad Industrial, a pedido de cualquier persona interesada o
de oficio y previa audiencia del titular de la patente, declarará la nulidad de
la misma si se demostrara que fue otorgada en contravención con alguna de las
previsiones de los artículos 1° y 2°, y en cualquier otro caso de nulidad
absoluta. Quien solicite la nulidad de
una patente podrá aportar todas las pruebas que estime pertinentes.
2) El
licenciatario de la patente anulada tendrá, en su caso, derecho a la
restitución de los pagos ya efectuados por concepto de la patente, a condición
de que no se haya beneficiado con la licencia.
3) La
nulidad podrá ser declarada en cualquier momento antes del vencimiento de la
patente.”
“Artículo 33.- De
las tasas
Las tasas aplicables conforme con esta Ley ingresarán
a la Junta Administrativa del Registro Nacional.
Cuando las solicitudes a que se refieren los artículos
6 y 17 de la Ley sean presentadas por inventores personas físicas, por micro o
pequeñas empresas según la Ley N.º 8262, por instituciones de educación
superior públicas, o por institutos de investigación científica y tecnológica
del Sector Público, estos podrán pagar una tarifa reducida. El porcentaje de reducción de la tasa por
pagar y los requisitos para obtener dicha reducción serán establecidos en el
reglamento a esta Ley.”
ARTÍCULO 3.- Adiciónase
un artículo 32 bis a la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos
industriales y modelos de utilidad, N.º 6867, de 25 de abril de 1983, el cual
se leerá de la siguiente manera:
“Artículo 32 bis.- Abandono
de la gestión
Las solicitudes de registro y las acciones que se
ejerciten bajo el imperio de esta Ley se tendrán por abandonadas y caducarán,
de pleno derecho, si no se insta a su curso dentro de un plazo de seis meses,
contados a partir de la fecha de la última notificación hecha a los
interesados.”
“Artículo 34 bis.-
Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los
actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la
autorización del poderdante, en documento privado autenticado como formalidad
mínima; y en todo caso no se requerirá la inscripción del mismo.
Cuando el poder se
extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme el derecho
interno del país donde se otorgue, debiendo autenticarse con los requerimientos
establecidos en el ordenamiento jurídico para surtir efectos en Costa Rica.
Salvo disposición en contrario, todo mandatario se
entenderá autorizado con carácter de poder especial, suficiente y bastante para
realizar todos los actos que las leyes autoricen realizar al propio titular de
los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes ante
cualquier autoridad, oficina o registro públicos, para la inscripción,
registro, traspaso, licencia, y demás movimientos aplicados, conservación o
defensa de sus derechos, tanto en sede administrativa como judicial, en todas
sus instancias e incidencias.”
TRANSITORIO I.- Confiérase
al Poder Ejecutivo un plazo de un año a partir de la publicación de esta Ley,
para el establecimiento de los procedimientos necesarios para la implementación
de las disposiciones incorporadas en el artículo 17 de la Ley de patentes de
invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N.º 6867, de
25 de abril de 1983.
TRANSITORIO II.- Las
disposiciones incorporadas en el artículo 17 de la Ley de patentes de
invención, dibujos y modelos industriales
y modelos de
utilidad, N.º 6867, de 25 de abril de 1983, se aplicarán a todas las
solicitudes de patentes que se presenten a partir de la fecha de publicación de
esta Ley.
TRANSITORIO III.- Los
requisitos del artículo 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,
No. 7978 de 6 de enero de 2000, se aplicarán a todas las solicitudes de
inscripción y demás movimientos aplicados pendientes de cualquier derecho de
propiedad intelectual que se encuentre en trámite.
TRANSITORIO IV.-
Las disposiciones del artículo 34 Bis de la Ley de Patentes de
Invención, Dibujos y Modelos Industriales, y Modelos de Utilidad, número 6867
se aplicarán retroactivamente a todas las solicitudes de inscripción pendientes
de cualquier derecho de propiedad intelectual que se encuentre en trámite.
Rige a partir de su publicación.
DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS.
SAN JOSÉ A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SEIS.
Alexander Mora Mora Bienvenido
Venegas Porras
Presidente Secretario
Rafael Elías Madrigal Brenes Jorge Luis Méndez Zamora
Andrea Morales Díaz Oscar
Eduardo Núñez Calvo
Elsa Grettel Ortíz Alvarez Mario Enrique Quirós Lara
José Luis Valenciano Chaves